Het registreren van een merk biedt bescherming voor de naam, het logo of elk ander teken dat een bedrijf, een product of een dienst identificeert. Echter, dit recht wordt niet alleen behouden door de vernieuwingen te betalen. De wet vereist dat het merk daadwerkelijk in de markt wordt gebruikt, en stelt dat het verlopen kan worden verklaard wanneer het gedurende vijf opeenvolgende jaren inactief blijft.
De kernpunten van het gebruik van een geregistreerd merk in 30 seconden
- Een merk kan elk decennium worden vernieuwd, maar moet echt worden gebruikt om volledige bescherming te behouden.
- Na vijf jaar zonder effectief gebruik kan een derde partij een vervalprocedure starten.
- Het is niet nodig om grote hoeveelheden te verkopen, wel moet er sprake zijn van authentieke commerciële activiteiten.
- Facturen, contracten, verpakkingen, reclamecampagnes en catalogi dienen als bewijsmateriaal voor gebruik.
- Spaanse, Europese en internationale merken vallen onder verschillende territoriale regelingen.
Deze verplichting geldt voor nationale merken geregistreerd bij het Spaanse Octrooibureau (OEPM), voor merken van de Europese Unie via de EUIPO en voor internationale aanvragen via het World Intellectual Property Organization (WIPO).
Het idee is eenvoudig: registratie beschermt daadwerkelijke commerciële activiteiten, maar is niet bedoeld om namen of logo’s onbeperkt te blokkeren als er geen producten of diensten achter zitten.
Wat verstaat de wet onder effectief gebruik?
Echt gebruik van een merk hangt niet alleen af van verkoopcijfers. Een bedrijf kan enkele eenheden verkopen en toch bescherming behouden, als het actief is op een nichemarkt, in een gespecialiseerde sector of met duurdere producten.
Bijvoorbeeld, een fabrikant van industriële machines kan enkele transacties per jaar verrichten en een actieve bedrijfsvoering aantonen. Daarentegen kan een eenmalige verkoop van een massaproduct niet volstaan als het lijkt alsof de activiteit enkel is georganiseerd om het merk te behouden.
Rechtszaken en octrooi-instanties bekijken elke situatie in samenhang. Ze beoordelen onder andere hoe lang het merk is gebruikt, hoe vaak, in welk gebied, voor welke producten of diensten en welk zakelijk volume is gegenereerd.
Ook wordt nagegaan of het gebruik een oprechte commerciële bedoeling heeft. Symbolische handelingen, documenten die slechts voor procedures zijn opgesteld of interne activiteiten die nooit aan de klant worden gepresenteerd, worden meestal niet als voldoende beschouwd.
Het merk moet daarnaast worden gekoppeld aan de producten of diensten waarvoor het is geregistreerd. Het is niet genoeg om slechts te bewijzen dat een bedrijf actief is als de facturen, campagnes of contracten niet kunnen koppelen aan de beschermd teken.
Wat gebeurt er na vijf jaar inactiviteit?
De wet geeft de eigenaar een eerste termijn van vijf jaar om het merk daadwerkelijk te gebruiken. Na deze periode kan iedere gerechtigde een verval aanvragen als geen echt gebruik blijkt te zijn gemaakt.
Het verlies aan bescherming gebeurt niet automatisch. Het vereist dat iemand een procedure start en dat de bevoegde officier of, indien nodig, een rechter de verval verklaart.
Vanaf januari 2023 kan de OEPM direct beslissen over nietigheid en verval van Spaanse merken. Voorheen moesten veel van deze geschillen via de rechter worden behandeld.
Verval kan ook gedeeltelijk plaatsvinden. Als een merk geregistreerd is voor kleding, schoenen en accessoires, maar enkel wordt gebruikt voor T-shirts, kan de houder de bescherming voor de bewuste productcategorie behouden en het voor andere verliezen.
Dit risico komt vaak voor bij het registreren van een merk voor een brede reeks activiteiten, in de verwachting van toekomstige zakelijke kansen. Hoe meer categorieën worden opgenomen, des te lastiger vaak te bewijzen is dat ze allemaal echt in de markt aanwezig waren.
Ook kan verval plaatsvinden als een merk een tijdlang is gebruikt, maar de activiteit gedurende vijf jaar kort werd onderbroken.
De wet erkent uitzonderingen wanneer er gegronde redenen zijn die het gebruik verhinderen. Echter, het volstaat meestal niet om te wijzen op gebrek aan klanten, zakelijke moeilijkheden of een strategische beslissing om de lancering uit te stellen. Het motief moet onafhankelijk van de wil van de houder liggen en direct verband houden met de onmogelijkheid om het merk te exploiteren.
Hoe bewijst men dat een merk wordt gebruikt?
De eigenaar is doorgaans verplicht om het gebruik aan te tonen wanneer een vervalprocedure wordt aangespannen of wanneer een ander bedrijf bewijs eist binnen een oppositieprocedure.
Daarom is het raadzaam om beginactiviteit documentatie te bewaren en niet te wachten tot er een conflict ontstaat.
Facturen vormen een van de meest gebruikte bewijzen, vooral wanneer ze expliciet de merknaam, datum, verkocht product en bestemming vermelden. Daarnaast kunnen distributiecontracten, licentieovereenkomsten, catalogi, brochures, reclamemateriaal, verpakkingen, etiketten en productfoto’s worden ingediend.
Webpagina’s en sociale media kunnen ook helpen, al kan een simpele schermafdruk onvoldoende zijn als niet duidelijk is wanneer de inhoud werd geplaatst, op welk gebied en met welk bereik.
Een goede verdediging bestaat doorgaans uit verschillende documenten die samen een consistente activiteit over de tijd aantonen.
Een bedrijf kan bijvoorbeeld facturen van meerdere jaren, voorbeeldverpakkingen, reclamecampagnes, overeenkomsten met distributeurs en online winkelstatistieken bewaren. Die verzameling vormt een sterker bewijs dan een enkel document.
Het is ook nuttig om documenten per land en per productcategorie te organiseren. Deze indeling kan doorslaggevend zijn wanneer een merk meerdere activiteiten beschermt of in verschillende markten is geregistreerd.
Ook logo-aanpassingen kunnen problemen veroorzaken
Bedrijven passen hun uitstraling vaak aan met de jaren. Over het algemeen staat de regelgeving kleine variaties toe op het geregistreerde merk, zolang de kenmerkende kenmerken niet worden gewijzigd.
Het wijzigen van bijvoorbeeld het lettertype, het vereenvoudigen van een secundair element of het aanpassen van kleuren kan compatibel zijn met het originele register. Problemen ontstaan wanneer het herontwerp de herkenbare elementen wegneemt of sterk verandert.
Als het verschil te groot is, kan het gebruik van het nieuwe logo niet aangeven dat de geregistreerde versie wordt gebruikt.
Daarom moet een ingrijpende visuele herziening gepaard gaan met een controle van bestaande registraties. In sommige gevallen is het aan te raden een nieuwe aanvraag te doen en beide bescherming gedurende een overgangsperiode te behouden.
Het gebruik door distributeurs, franchisenemers of licensee’s kan ook geldig worden geacht, mits de toestemming van de eigenaar is en de commerciële relatie kan worden aangetoond.
Er bestaat niet één universeel geldig merk
Bedrijven kunnen verschillende strategieën kiezen om een merk te beschermen, afhankelijk van de landen waarin ze actief zijn.
Een Spaans merk wordt aangevraagd bij de OEPM en heeft effect binnen Spanje. Het kan elke tien jaar worden vernieuwd, maar blijft onderworpen aan de gebruiksvereiste.
Een merk van de Europese Unie wordt geregeld via de EUIPO en biedt een unitaire bescherming in de lidstaten. Dit betekent niet dat het verplicht is het overal te gebruiken, maar het gebruik moet binnen de Europese markt voldoende reikwijdte hebben, afhankelijk van de omstandigheden.
Voor het registreren in meerdere landen bestaat het Madrid-systeem, beheerd door WIPO. Hiermee kan een centrale aanvraag worden ingediend en worden gebieden aangewezen voor bescherming.
Een internationaal merk geeft niet automatisch hetzelfde recht in alle landen. Elk land beoordeelt de aanvraag volgens haar eigen wetgeving en kan eisen dat het merk in dat land actief wordt gebruikt.
Gebruik uitsluitend in Spanje volstaat niet om het wereldwijd te behouden. Als een bedrijf een teken registreert in de Verenigde Staten, Japan of Mexico, moet het ook voldoen aan de vereisten in elk van die markten.
Officiële instanties bieden gratis zoektools om eerdere registraties te controleren. De OEPM heeft eigen databases, de EUIPO biedt tools zoals TMview, en WIPO heeft de internationale merken database via Madrid Monitor en de Global Brand Database.
Vernieuwen van een merk lost niet het vervalrisico op
Een merk wordt meestal voor tien jaar toegekend en kan door de houder telkens worden verlengd. Echter, een verlengd merk kan alsnog risico lopen indien het niet wordt gebruikt.
Deze nuance is belangrijk: sommige bedrijven denken dat betaling van de verlengingsgeld automatisch alle rechten garandeert. In werkelijkheid behoudt de registratie, maar moet het effectieve gebruik worden aangetoond.
Gebrek aan gebruik kan ook de eigenaar ervan in de weg staan om een eerder geregistreerd teken te weren tegen nieuwe aanvragen. Als dat teken meer dan vijf jaar geregistreerd is, kan de ander vragen om bewijs van gebruik.
Bij onvoldoende bewijs kan het merk nog weliswaar blijven staan, maar het wordt minder bruikbaar om vergelijkbare inschrijvingen te blokkeren, zelfs als het nog formeel bestaat.
Een goed beheer omvat het periodiek controleren van de beschermde producten en diensten, het bewaren van bewijzen van activiteit en het controleren of de gebruikte afbeelding overeenkomt met de geregistreerde versie. De waarde van een merk ligt niet alleen in een certificaat, maar ook in een herkenbare en bewijsbare aanwezigheid op de markt.
Veelgestelde vragen
Wordt een merk automatisch nietig na vijf jaar inactiviteit?
Nee. Verval moet worden aangevraagd en door de bevoegde autoriteit worden vastgesteld. Echter, een merk dat vijf jaar inactief is, loopt het risico zijn bescherming te verliezen.
Moet je veel verkopen om een merk te behouden?
Er is geen vast minimum volumen voor alle gevallen. Verkoopcijfers moeten een authentieke en coherente commerciële activiteit weerspiegelen, passend bij het product, de sector en de marktgrootte.
Kunnen sociale media helpen om gebruik te bewijzen?
Ja, ze kunnen als onderdeel van het bewijs dienen, vooral als de publicaties datum bevatten en producten of diensten tonen die worden verhandeld. Het is beter om ze te combineren met facturen, contracten, reclame en andere documenten.
Beschermt een Europees merk ook buiten de EU?
Nee. Een EU-merk geldt alleen binnen de lidstaten. Om in andere landen bescherming te krijgen, moeten nationale aanvragen worden ingediend of gebruik worden gemaakt van het Madrid-systeem.